通過(guò)商標(biāo)侵權(quán)案分析商標(biāo)在先使用抗辯的構(gòu)成要件,有證據(jù)證明,被訴侵權(quán)行為人早在權(quán)利商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)及使用前就已經(jīng)在相同或類似商品上使用與權(quán)利商標(biāo)相同或近似標(biāo)識(shí),且該使用行為具有持續(xù)性,并使得該標(biāo)識(shí)已經(jīng)具有一定影響的情況下,在先使用人可以在原先的使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該未注冊(cè)商標(biāo),而不應(yīng)被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán).

 

    【案號(hào)】

 

    (2019)閩01民初2419號(hào)

 

    (2022)閩民終208號(hào)

 

    【裁判要旨】

 

    有證據(jù)證明，被訴侵權(quán)行為人早在權(quán)利商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)及使用前就已經(jīng)在相同或類似商品上使用與權(quán)利商標(biāo)相同或近似標(biāo)識(shí)，且該使用行為具有持續(xù)性，并使得該標(biāo)識(shí)已經(jīng)具有一定影響的情況下，在先使用人可以在原先的使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該未注冊(cè)商標(biāo)，而不應(yīng)被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

 

    【案情簡(jiǎn)介】

 

    原告阿依博食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱阿依博公司）為第8542616號(hào)“深海”字樣商標(biāo)所有人，核準(zhǔn)商品包括29號(hào)海藻等。商標(biāo)注冊(cè)日期2012年9月14日，被告福州海林食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱海林公司）在其四款紫菜產(chǎn)品的外包裝上標(biāo)有“深海紫菜”字樣，并使用被告自有商標(biāo)“海之林””和“金海林”。阿依博公司訴稱，海林公司在同一產(chǎn)品的外包裝上突出使用與其商標(biāo)相同的“深海”標(biāo)識(shí)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。海林公司辯稱，阿依博公司是惡意搶注商標(biāo)，其使用“深海”一詞是對(duì)產(chǎn)品特性的描述性合法使用，且其在2002年之前就已經(jīng)使用過(guò)“深海”一詞，屬于現(xiàn)有技術(shù)。使用不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

 

    福州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，阿依博公司的商標(biāo)目前在有效期內(nèi)，應(yīng)受法律保護(hù)。海林公司在其銷(xiāo)售的兩款海藻產(chǎn)品的外包裝上顯眼地使用了“深海”字樣，容易造成混淆，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。據(jù)此，一審法院責(zé)令海林公司停止侵權(quán)并賠償損失。海林公司不服一審判決提起上訴。

 

    福建省高級(jí)人民法院認(rèn)為，海林公司在本案中提供的證據(jù)足以證明其早在2002年就開(kāi)始生產(chǎn)、銷(xiāo)售帶有“深海”字樣的紫菜產(chǎn)品。“深海”成為具有一定影響的標(biāo)志，海林公司不超出原使用范圍。因此，海林公司的在先使用抗辯成立。據(jù)此，撤銷(xiāo)原判，改判，駁回阿依博公司的全部訴訟請(qǐng)求。

 

    【法官評(píng)析】

 

    商標(biāo)權(quán)人注冊(cè)商標(biāo)的目的是為了防止他人搭便車(chē)，通過(guò)法律手段保護(hù)其合法的商業(yè)信譽(yù)。一般情況下，商標(biāo)權(quán)人依法注冊(cè)商標(biāo)后，其他人不得再在相同或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，否則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但如果在商標(biāo)注冊(cè)前，他人善意在相同或類似商品上使用了與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，自然不屬于對(duì)后注冊(cè)商標(biāo)中商譽(yù)的不當(dāng)使用。，與名牌無(wú)關(guān)。.雖然在注冊(cè)商標(biāo)投入使用并實(shí)際發(fā)揮了商品來(lái)源識(shí)別功能后，他人在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用確實(shí)可能引起消費(fèi)者的混淆，但商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)容忍這種使用，否則，將剝奪前用戶通過(guò)誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)積累的商譽(yù)，對(duì)前用戶不公平，也違反了商標(biāo)法的立法目的。我國(guó)商標(biāo)法在2013年修訂時(shí)引入了在先使用抗辯制度。該法第五十九條第三款規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一產(chǎn)品或者類似產(chǎn)品之前注冊(cè)過(guò)商標(biāo)。商標(biāo)注冊(cè)。使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并具有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人無(wú)權(quán)禁止使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)志。”從字面上理解，在先使用抗辯必須滿足以下條件：第一，在先商標(biāo)使用人使用與商標(biāo)注冊(cè)人在先注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)；第二，在先用戶的使用使得該未注冊(cè)商標(biāo)具有一定的知名度，相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)標(biāo)識(shí)與所使用的商品或服務(wù)有相應(yīng)的聯(lián)系；第三，在先用戶在原使用范圍內(nèi)使用該商標(biāo).

 

    關(guān)于如何界定在先使用的性質(zhì)，最高人民法院在相關(guān)案件中認(rèn)為，商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的內(nèi)容是基于具體情況對(duì)在先使用人不侵權(quán)的抗辯。關(guān)于在先使用的構(gòu)成要件，由于商標(biāo)法的規(guī)定較為原則性，在具體適用上存在一定爭(zhēng)議。爭(zhēng)議主要圍繞如何把握“一定影響”和“原始使用范圍”兩個(gè)要素的問(wèn)題展開(kāi)。

 

    對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)的目的就在于保護(hù)在先使用人對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)享有的商譽(yù)，所以要求該商標(biāo)具有一定的影響，具有一定的知名度。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十三條第二款規(guī)定：“在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷(xiāo)售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認(rèn)定為有一定影響。”從法律體系的完整性和一致性解釋出發(fā)，前述司法解釋的規(guī)定在在先使用抗辯的認(rèn)定中可以參照適用。故在具體案件中，在先使用人能夠證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷(xiāo)售量或者廣告宣傳的，屬于商標(biāo)法第五十九條第三款中在先使用有一定影響的商標(biāo)。另外，根據(jù)司法實(shí)踐，“有一定影響”是在一定或者特定的地區(qū)具有知名度和影響力，而不是全國(guó)性的普遍知名，對(duì)“一定影響”標(biāo)準(zhǔn)不能提出過(guò)高要求。正是因?yàn)榈赜蛳拗撇艜?huì)出現(xiàn)善意不知他人未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的情況，但是這種地域限制不應(yīng)過(guò)度放大，限制在與在后主體經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)交叉的當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)市場(chǎng)即可。

 

    關(guān)于“原始使用范圍”的含義，商標(biāo)法和司法解釋也沒(méi)有明確規(guī)定，需要結(jié)合商標(biāo)法的基本原則和該條款的立法目的來(lái)理解。作為商業(yè)標(biāo)志，商標(biāo)的價(jià)值來(lái)源于其在商業(yè)活動(dòng)中的實(shí)際使用。通過(guò)前用戶的操作，商標(biāo)帶有一定的商譽(yù)，在商標(biāo)標(biāo)識(shí)與產(chǎn)品之間建立牢固的聯(lián)系。這種通過(guò)使用產(chǎn)生的商譽(yù)以及標(biāo)志與產(chǎn)品之間的聯(lián)系是合法的，需要受到保護(hù)。判定涉及兩個(gè)條件：“原”指的是哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)？“范圍”是從什么角度定義的？一般而言，在知道申請(qǐng)或使用在后注冊(cè)商標(biāo)的事實(shí)之前的使用范圍屬于“原”。范圍和時(shí)間點(diǎn)為在后注冊(cè)商標(biāo)初審公告之日。地理范圍是指先前使用商標(biāo)的“影響”或商譽(yù)所涵蓋的地理范圍，先前使用人不得將商標(biāo)的使用擴(kuò)展到該地理范圍之外。在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理的啟航考校訴啟航公司商標(biāo)侵權(quán)案中，兩種解釋方式的適用值得借鑒：一是目的解釋方式的適用。在本案中，法院認(rèn)定在先用戶的后續(xù)使用受“在先用戶”和在先授權(quán)的“許可用戶”的約束；“商標(biāo)”和“商品或服務(wù)”應(yīng)與先前使用的商標(biāo)和商品或服務(wù)“相同”或“基本相同”；但是，使用規(guī)模不受先前使用規(guī)模的限制。對(duì)于使用規(guī)模的確定，法官根據(jù)該條款的立法目的、商標(biāo)本身的特點(diǎn)以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)，進(jìn)行了綜合分析（目的解釋）。二是注重法律解釋制度。法院將爭(zhēng)議焦點(diǎn)歸納為適用我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法第59條第3款，但不限于法律本身，而是考慮了我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法和相關(guān)正義。解釋性規(guī)定在論證過(guò)程中具有系統(tǒng)性，避免斷章取義和形式主義。

 

    具體到本案，有證據(jù)顯示海林公司自2002年開(kāi)始就在其生產(chǎn)的紫菜產(chǎn)品的交易單據(jù)上、商品外包裝圖片上使用“深海紫菜”字樣。該持續(xù)性的使用行為已經(jīng)使“深海”文字成為有一定影響的標(biāo)識(shí)，且在阿一波公司的涉案商標(biāo)獲得注冊(cè)后，海林公司對(duì)“深海”標(biāo)識(shí)的使用并沒(méi)有超出原有使用范圍。另外，海林公司在紫菜產(chǎn)品的外包裝上還使用了其自有商標(biāo)，可以視為附加了區(qū)別性標(biāo)識(shí)，故海林公司關(guān)于在先使用的抗辯成立。

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